Houdt bescherming slogan “Zo, nu eerst …” stand?

Wellicht denkt u ook meteen aan de Noord Brabantse bierbrouwer als u de slogan ziet, waarmee zou worden bevestigd wat Bavaria moet hebben gedacht: de slogan heeft voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen dienen te worden geregistreerd. Maar houdt deze merkbescherming nu stand? Of is enkel Bavaria voldoende onderscheidend? Of is de slogan wellicht auteursrechtelijk beschermd?

Uit het online te raadplegen Benelux merkenregister blijkt dat de bierbrouwer reeds in 1998 het merk “Zo, nu eerst ’n Bavaria” registreerde en werd dat in 2006 aangevuld met het zeer vergelijkbare merk “ZO. NU EERST EEN BAVARIA” met een uitbreiding van de waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd naar reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie en administratieve diensten naast bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

Het auteursrecht ontstaat automatisch en als er met betrekking tot een slogan dus sprake is van voldoende “kernachtig en pakkend met een zekere kwinkslag” door vrije en eigen creatieve keuzes, ontstaat dat recht vanzelf.

Op 8 maart 2016 kwam breeduit in het nieuws dat Bavaria kennelijk “not amused” was door het gebruik van de slogan “Zo, nu eerst naar de cloud” en een kort geding heeft aangespannen tegen het hostingbedrijf, waarin ongetwijfeld wordt gevorderd dat het gebruik van die slogan wordt gestaakt en gestaakt gehouden. Het is nog niet duidelijk op welke dag en bij welke Rechtbank dat kort geding zou dienen en of het geding uiteindelijk ook echt doorgang zal vinden. Veelal worden in dit soort zaken te elfder uren nog schikkingen getroffen, doch het ziet er naar uit dat Your Hosting hier niet zomaar vanaf komt.

In dat kort geding zal vermoedelijk aan de orde zijn of met de merkregistratie “Zo, nu eerst een Bavaria” daadwerkelijk bescherming wordt verkregen op het gedeelte “Zo, nu eerst…” van de slogan. Daarbij is er naar mijn mening sprake van een teken dat overeenstemt met het merk (het is in ieder geval niet precies gelijk) en zal moeten worden beoordeeld of er sprake is van soortgelijke waren of diensten en of er verwarring bij het publiek te duchten is.

Maar daarnaast zal Bavaria wel aanvoeren dat er hierbij sprake is van een bekend merk en zal er moeten worden beoordeeld, ook indien het niet soortgelijke waren of diensten betreft, of Your Hosting ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Daarbij zou dan wel het (zeer onderscheidende bekende deel Bavaria) buiten beschouwing moeten worden gelaten.

Het is nog even afwachten hoe een rechter hier tegenaan kijkt, maar wij houden dit uiteraard in de gaten en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het kort geding dat Bavaria heeft aangespannen tegen Your Hosting heeft inmiddels daadwerkelijk plaatsgevonden. De Haagse voorzieningenrechter kwam in zijn uitspraak van 16 maart 2016 tot het oordeel dat de slagzin een beschermd werk is in de zin van het auteursrecht en het hostingbedrijf met haar uiting inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Bavaria. Opmerkelijk – en misschien jammer – is dat in de uitspraak inhoudelijk geen aandacht wordt besteed aan het merkrecht van de bierbrouwer, zoals hierboven beschreven. Na een uiteenzetting over de vraag wanneer er sprake is van een auteursrechtelijke beschermd werk, komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat daarvan met betrekking tot de slagzin in dit geval sprake is,. Daarbij wordt de slagzin van Bavaria omschreven als “kernachtig en pakkend met een zekere kwinkslag waarvoor door de maker ervan vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt”. De door Your Hosting aangevoerde omstandigheid dat de zin in gangbaar Nederlands is gesteld, zorgt er volgens de voorzieningenrechter niet voor dat aan de slagzin geen creativiteit toekomt. Van banale of triviale keuzes zou bovendien geen sprake zijn. Ook wordt in het oordeel meegenomen dat na het woordje “Zo” een duidelijke pauze wordt ingelast. Dit, toch voornamelijk auditieve, element draagt volgens de voorzieningenrechter bij aan het originele karakter van de slagzin. Om dan vervolgens de vraag te kunnen beantwoorden of Your Hosting op het auteursrecht van Bavaria inbreuk maakt met haar uiting dienen de totaalindrukken van enerzijds het oorspronkelijke werk en anderzijds de uiting van het hostingbedrijf te worden vergeleken. Hierbij dient volgens de voorzieningenrechter te worden gekeken welke elementen van het werk auteursrechtelijk beschermd zijn. In de slagzin van Bavaria vormt “Zo. Nu eerst…” het kenmerkende en auteursrechtelijk te beschermen deel waarbij het deel “Bavaria” toch vooral als beschrijvend zou kunnen worden gezien. Omdat het auteursrechtelijk te beschermen deel geheel door Your Hosting wordt overgenomen, komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat sprake is van inbreuk door Your Hosting op het auteursrecht van Bavaria en dat zij binnen twee dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van de slogan dient te staken en gestaakt dient te houden. Het hostingbedrijf stelt in de media teleurgesteld te zijn over de uitspraak, maar legt zich neer bij het vonnis van de voorzieningenrechter Den Haag. Wel stelde het hostingbedrijf in kort geding hoger beroep in tegen deze uitspraak. En met succes! Ga direct naar het artikel “Wanneer is er sprake van inbreuk op een slogan?“.

Het auteursrecht ontstaat automatisch en als er met betrekking tot een slogan dus sprake is van voldoende “kernachtig en pakkend met een zekere kwinkslag” door vrije en eigen creatieve keuzes, ontstaat dat recht vanzelf. Hoewel de uitspraak in dit geval niet ingaat op de bescherming van het merkrecht van de slogan, is dat zeker ook nog steeds te overwegen. Natuurlijk is het bij het registreren van merken verstandig om na te gaan hoe een merk kan worden geregistreerd, maar daarbij ook al rekening te houden met de zogenoemde beschermingsomvang die met het geregistreerde merk wordt verkregen. Bijstand door een merkengemachtigde is daarbij aan te bevelen. Maar als u een merk of slogan wilt gebruiken waarvan u weet dat die dicht tegen een slogan of merk van een ander aanzit, is het ook goed u te laten adviseren over de risico’s. Vooral in procedures met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en merkrechten zoals in deze kwestie, spelen financiële belangen ook een grote rol. De verliezende partij kan namelijk (en dat gebeurt veel) worden veroordeeld in de werkelijk gemaakte kosten van de andere partij. En die kosten kunnen nogal oplopen: in dit specifieke geval werd bijna € 30.000,- toegewezen. Wilt u meer informatie over merkbescherming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door te mailen naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11