Spinning is een Soortnaam geworden

Alle ondernemers gebruiken een of meerdere onderscheidingstekens om hun producten en diensten te onderscheiden van “de rest”. Daarbij is het zeer aan te bevelen merkbescherming voor die tekens te overwegen, maar daarvoor moet wel aan bepaalde vereisten worden voldaan.

Ook als een merk eenmaal geregistreerd is, is het belangrijk de ontwikkeling van het merk goed in de gaten te houden en waar nodig actie te ondernemen. In dit artikel geven we meer informatie over “soortnaam”.

Casus soortnaam

Het bedrijf Mad Dogg introduceerde begin jaren ’90 een nieuwe fitnessrage: een work-out op een “hometrainer – stationaire fiets” waarbij in verschillende tempo’s en ondersteund door muziek wordt gefietst en registreerde voor o.a. door haar aangeboden opleidingen van instructeurs en materiaal, waaronder speciale fietsen, dvd’s met work outs en kleding, de merken “SPINNING”, “SPIN”, “SPIN FITNESS” en “SPINNER”. Op 21 juli 2014 overwoog het “Europese merkenbureau” (OHIM) dat zij in ieder geval te weinig actie had ondernomen om haar merken in stand te laten houden: het merk Spinning is een soortnaam geworden.

Verwording tot soortnaam

Om voor registratie in aanmerking te komen, moet een merk “onderscheidend vermogen” hebben. Een merk kan ook na registratie echter vervallen worden verklaard “wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is.” Het merk kan dan zijn functie van onderscheidingsteken niet meer vervullen, omdat het zijn onderscheidend vermogen heeft verloren. Maar er moet dus sprake zijn van een doen of nalaten van de merkhouder.

Procedures in Nederland

Uit een vonnis van de Rechtbank Den Haag van 29 april 2008 en een beschikking van het Gerechtshof Den Haag van 17 september 2013 bleek al dat de Nederlandse rechters op dat moment de beschermingsomvang van de “SPINNING” merken niet echt breed achtten. Zo maakte Batavus met de aanduiding “Ultimate Spinning S3” voor een speciale fiets geen inbreuk en kon Mad Dogg ook het gebruik van “Spin for Life” voor een liefdadigheidsevenement niet verbieden. Maar de merken bleven officieel nog in stand. Tot 21 juli 2014.

Generieke naam

Het OHIM oordeelde dat “SPINNING” een generieke naam is geworden waarmee een soort training wordt aangeduid en verklaart het merk vervallen. Dat komt veelal omdat het merk bestaat uit een naam die refereert aan een “ronddraaiend wiel of trapper”, maar ook door het snelle succes van de fitnessmethode. En Mad Dogg zou onvoldoende maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat “SPINNING” geen soortnaam zou worden, waardoor er sprake is van een “toedoen of nalaten van de merkhouder”. Naar verwachting zal Mad Dogg wel in beroep gaan tegen deze uitspraak, maar ondertussen behoeven sportscholen geen toestemming meer van Mad Dogg om het woord Spinning te gebruiken voor de aangeboden lessen of een door Mad Dogg gecertificeerde instructeur in dienst te hebben.

Tip

Ook na registratie van een merk is het belangrijk dat merk ook echt als onderscheidingsteken te gebruiken en niet als “soortaanduiding”. Dat is vooral belangrijk bij “nieuwe producten” waarvoor misschien nog niet echt een soortaanduiding bestaat of waarvoor die soortaanduiding nog niet echt algemeen gebruikt is. Indien het merk dan toch dreigt te worden of wordt gebruikt als soortnaam, moet de merkhouder daartegen wel blijven optreden om verval ven het merk te voorkomen. Hebt u een merk geregistreerd? Zorg er dan voor dat uw merk niet in de voetsporen treedt van bijvoorbeeld Aspirine, Spa en nu dus ook Spinning.

Voor meer informatie over het intellectueel eigendomsrecht en merkenrecht in het bijzonder, mail naar mvdhazenkamp@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11.