Merkregistratie Bernhaege Advocaten

Om een beroep te kunnen doen op merkbescherming voor een onderscheidingsteken – ‘ieder teken, symbool of uiterlijke verschijning waardoor een product of dienst zich onderscheidt van concurrerende producten of diensten’ – moet er een merkregistratie worden gedaan bij de officiële instanties van de gebieden waar u bescherming wilt verkrijgen.
Daarmee worden de functies van een merk – erkenning, herkenning en onderscheidend vermogen voor de consument – beschermd en kunt u optreden tegen inbreuk door derden.

Merkregistratie

Een dergelijke merkregistratie moet aan de vereisten voldoen om in de registers als merk te worden opgenomen. Een belangrijk vereiste is dat er sprake is van voldoende onderscheidend vermogen. Dat betekent dat het gevoerde merk bijdraagt in het kunnen onderscheiden van het product of de dienst van soortgelijke producten of diensten van de concurrent. Merken mogen dus niet verwarrend en “louter beschrijvend” zijn. Bij dit registratieproces kunt u zich laten adviseren en bijstaan door zogenoemde merkengemachtigden. Zij weten precies op welke manier en via welke wegen u uw merk in de door u gewenste gebieden kunt beschermen en nemen al dat werk uit uw handen: een goede start voor merkbescherming.

Gebruik

Maar enkel het registreren van een merk is uiteindelijk niet voldoende. Zo bestaat er namelijk het vereiste van zogenoemde “gebruiksdwang”. Een merk mag namelijk gedurende een onafgebroken periode van (in ieder geval bij Benelux en EU merken) 5 jaar niet ongebruikt blijven. Gebeurt dat wel, dan kan dat tot mogelijk verval van de merkregistratie leiden. Vooral bij registraties in meerdere landen (en verschillende regels) vergt dit wel de nodige aandacht. Daarbij is dan overigens zogenoemd “normaal gebruik” noodzakelijk, hetgeen erop neerkomt dat er daadwerkelijk activiteiten zijn ondernomen om afzet te creëren, maar de precieze invulling daarvan zal per product, dienst en branche verschillen.

Merkbescherming bij een nieuw merk

Mocht u een nieuw merk hebben ontwikkeld voor een nieuw product of nieuwe dienst die u wilt gaan vermarkten, dan is het gevolg van deze regel dat u dat merk wel alvast kunt registreren, ook al gebruikt u het merk nog niet. Als u maar binnen de genoemde 5 jaar wel normaal gebruik gaat maken van dat merk, dan is uw merkbescherming op dat punt wel in orde.

IKEA

Toch was deze regel precies waar IKEA – toch niet het minste merk – begin 2016 tegen aan liep en haar merkbescherming verloor. In Indonesië. Hoewel IKEA haar merk in 2010 in Indonesië bij de officiële instantie registreerde, ging het meubelbedrijf Intan Khatulistiwa Esa Abadi (afgekort IKEA) er met de merkrechten in Indonesië vandoor. Het Indonesische meubelbedrijf registreerde haar merk namelijk in december 2013 en, omdat in Indonesië de genoemde gebruiksdwang voor het behouden van merkbescherming al ontstaat na 3 jaar, ging de juridische strijd met de Zweedse meubelgigant aan. Met succes.

De gerechtelijke instanties oordeelden namelijk dat het Zweedse IKEA geen actief gebruik voor commerciële doeleinden had gemaakt van haar merk in de drie voorafgaande aansluitende jaren en dat die merkregistratie derhalve moest worden doorgehaald. Ruim baan dus voor het Indonesische bedrijf om – weliswaar beperkt tot in Indonesië – haar producten onder het merk IKEA op de markt te brengen. En zo vergat IKEA dus haar merkbescherming adequaat “dicht te timmeren”.

Tip voor merkbescherming

Uit dit voorbeeld blijkt allereerst dat u er na merkregistratie nog niet bent voor een optimale merkbescherming. Ook blijkt maar weer dat zelfs bedrijven in de orde van grootte van het Zweedse IKEA hiermee “tegen de lamp” (al dan niet met leuke Zweedse naam) kunnen lopen en hun merkbescherming – gedeeltelijk – kunnen verliezen. Gebruikt u onderscheidingstekens als merk, dan is merkbescherming zeker aan te raden. Laat u daarbij, bij de vereisten registratie maar ook daarna, adviseren en bijstaan. Dat voorkomt “IKEA problemen”.