appels en peren op tafel - merken vergelijken bij een bezwaar merkregistratie

In mijn vorige blog over het vervallen van de merkregistratie van de Big Mac gaf ik al aan dat een merkregistratie nodig is om het alleenrecht op een merknaam te verkrijgen. Als de houder van een ouder merk van mening is dat een jonger merk inbreuk zou kunnen maken op zijn merkrechten, staat ook na registratie van het jongere merk een procedure open om die merkregistratie nietig te verklaren en door te halen. Maar in de zogenoemde oppositieprocedure kan in een vroeg stadium bij het betreffende registratiebureau reeds bezwaar merkregistratie worden gemaakt en ervoor worden gezorgd dat het jongere merk niet geregistreerd wordt.

Oppositieprocedure

Tegen jongere aanvragen voor merkregistraties kan op basis van een ouder geregistreerd merk of een ongeregistreerd algemeen bekend merk (en bij een EU merkregistratie op basis van een handelsnaam van meer dan plaatselijke betekenis) een oppositie tegen die merkaanvragen worden ingediend. Daarmee maakt de houder van een oudere merkregistratie al tijdens de registratieprocedure en dus in een vroeg stadium bezwaar tegen de registratie van een jonger merk, omdat die merken naar zijn mening niet naast elkaar kunnen bestaan. Hiermee heeft de houder van een oudere merkregistratie de mogelijkheid om op relatief goedkope wijze een mogelijke inbreuk op zijn merkrechten te voorkomen

Merken vergelijken

Bij de beoordeling van het bezwaar merkregistratie moet dan worden beoordeeld of het jongere merk inbreuk zou maken op het oudere merk. Oppositie kan namelijk worden ingesteld als het gaat om een gelijk merk voor dezelfde producten en/of diensten of een gelijk of overeenstemmend merk voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat. Daarvoor zullen de merken en de waren of diensten met elkaar vergeleken moeten worden.

Appels met peren vergelijken

Een voorbeeld hiervan is toen Apple oppositieprocedure instelde tegen het door Pear Technologies ingediende beeldmerk van een gestileerde peer. Hierbij baseerde Apple haar bezwaar merkregistratie uiteraard op haar bekende beeldmerk van de gestileerde appel met een hapje eruit. Er werden dus daadwerkelijk “appels met peren vergeleken”. De Board of Appeal van het EUIPO was in eerste instantie van oordeel dat er inderdaad gevaar voor verwarring bestond op grond van de begripsmatige gelijkenis tussen de twee merken. Vooral doorslaggevend was het unieke karakter en de hoge reputatie van het Apple merk. Daarnaast woog het ook mee dat het gebruik van een stuk fruit als merk voor de betreffende producten ongebruikelijk is. Beide redenen droegen bij aan het oordeel dat beide merken niet naast elkaar konden bestaan.

apple logo versus pear technologies logo in verband met een bezwaar merkregistratie

Reputatie van een appel

Pear liet het daar niet bij zitten en ging tegen deze beslissing in beroep bij het Court of Justice EU. Op 31 januari 2019 oordeelde dit Hof dat de reputatie van het oudere merk van Apple geen relevante factor was voor de beoordeling van de mogelijke gelijkenis tussen de appel en de peer en het mogelijke gevaar voor verwarring. Het Hof was van mening dat er slechts een zeer geringe gelijkenis tussen de merken bestond en dat appels en peren letterlijk niet te vergelijken zijn. Het peermerk betreft duidelijk ander fruit en er is ook geen hapje uit de peer genomen. Het Hof vernietigde daarom de beslissing van de Board of Appeal en de merkregistratie van Pear Technologies wordt derhalve niet doorgehaald. De definitieve beslissing luidde: Apple moet deze Pear toestaan.

Wees scherp

Indien u houder bent van een merkregistratie is het dus van belang jongere merkregistraties in de gaten te houden. Zodoende kunt u daartegen indien nodig tijdig actie ondernemen. Uiteraard kunnen wij u bijstaan bij het bewaken van uw merkregistratie en bijstaan in het nemen van actie. Dit doen wij in samenwerking met onze externe merkengemachtigden waarmee wij al jaren samenwerken. Bent u voornemens om een merk te gaan gebruiken en registreren? Ook dan is het van belang u daarin te laten bijstaan en adviseren. Zo kunt u mogelijk gegrond bezwaar merkregistratie kunt voorkomen.

Wilt u hulp?

Heeft u hierover vragen of naar aanleiding van het bovenstaande andere vragen? Wilt u een bezwaar maken? Of wilt u hulp wanneer u een merk registreert? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons mailen via info@bernhaege.nl. Uiteraard kunt u ons ook bellen. Voor ons kantoor in Veghel belt u naar t. 0413 – 35 22 11 en voor ons kantoor in Oss t. 0412-76 02 27. Mr. Muriel van den Hazenkamp, onze advocaat die gespecialiseerd is in het merkenrecht, staat u graag te woord.